Het gebruik van Google AdWords is nergens in de wet geregeld. De vraag of een merk van een ander als zoekwoord mag worden gebruikt, is uiteraard al vaak aan bod gekomen in de rechtspraak. Zo heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie en de HR zich sinds 2010 een aantal keren uitgelaten over deze vraag.
De hoofdregel is dat het gebruik van merken vrij is toegestaan – tenzij er sprake is van een verboden (aan de merkhouder voorbehouden) handeling. Belangrijk is dat merkgebruik het zorgvuldig opgebouwde imago van de merkhouder niet beschadigt. Daarvan zal eerder sprake zijn bij luxeproducten, zoals auto’s, haute couture of cosmetica, dan bij wederverkoop van goedkope sportkleding of elektronica.
Echter, het gebruik van een merk van een concurrent kan worden verboden wanneer er bijvoorbeeld verwarring wordt gecreëerd bij het publiek. Daarbij moet gedacht worden aan situaties waarbij het voor de gemiddelde internetgebruiker moeilijk is om vast te stellen van wie de advertentie afkomstig is. Als het niet duidelijk is of de advertentie afkomstig is van de merkhouder, een aan de merkhouder gelieerde onderneming of van een derde zoals een concurrent, kan er dus sprake zijn van merkinbreuk. Er is dan sprake van de aantasting van de primaire functie, de herkomstaanduidingsfunctie. Dit kan het geval zijn wanneer het merk wordt genoemd in de titel van de advertentie, de URL van de landingspagina of in de advertentietekst. Als er onduidelijkheid is kan er tegen worden opgetreden. Verwarring wekkende advertenties zijn dus niet toegestaan.
Volgens vaste rechtspraak van het HvJ kan de merkhouder een derde die gebruik maakt van een adword dat gelijk is aan een merk en wordt gebruikt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk is ingeschreven, dit gebruik slechts verbieden wanneer het een van de functies van het merk kan aantasten. Concreet heeft het HvJ ten aanzien van gebruik als adword bepaald dat een dergelijk gebruik:
– de herkomstaanduidingsfunctie van het merk aantast wanneer de op basis van dit trefwoord getoonde reclame het voor de normaal geïnformeerde en redelijk oplettende internetgebruiker onmogelijk of moeilijk maakt om te weten of de waren of diensten waarop de advertentie betrekking heeft, afkomstig zijn van de merkhouder of een economisch met hem verbonden onderneming, dan wel, integendeel, van een derde;
– de reclamefunctie van het merk niet aantast, en
– de investeringsfunctie van het merk aantast indien dit het gebruik door de houder van zijn merk ter verwerving of behoud van een reputatie die consumenten kan aantrekken en aan hem kan binden, aanzienlijk stoort.
De adverteerder die een concurrent is van de merkhouder mag het merk als zoekwoord selecteren:
- tenzij de adverteerder in de advertentie zijn eigen merk of handelsnaam duidelijk vermeldt (dit geldt ook voor de URL);
- de handelswaren van de adverteerder op zodanige wijze worden aangeboden, dat voor het publiek duidelijk is dat er geen economische band met de merkhouder bestaat;
- het merk van de merkhouder zelf niet in de advertentie wordt genoemd;
- de aangeboden handelswaren als alternatief van de handelswaren van de merkhouder worden aangeboden (het aanbieden van namaakartikelen vormt dus wel een merkinbreuk);
- én dat de advertentie voldoet aan de regels van de vergelijkende reclame (het mag niet misleidend, verwarrend of denigrerend zijn ten opzichte van de merkhouder).
